企业商标管理：你必须关注的风险点
2021-03-22 17:01:41
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商标在我们身边随处可见，一个“Logo”、一个汉字、一段语音都有可能是企业合法注册的商标，略有疏忽，企业就可能面临商标侵权和被侵权的风险。实践中，人民法院受理的商标纠纷案件涉及民事、刑事和行政三方面，笔者通过分类检索陕西省近五年的商标案件，发现商标民事纠纷占比在90%以上，且多为商标侵权纠纷。涉及商标权等知识产权的管理是企业经营管理中不可或缺的部分，通过对频发案件争议焦点的分析，可以预判企业在管理商标过程中存在的风险点，从而提前采取有效措施，避开“风险雷区”，本文将结合《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”），在典型案例中分析商标侵权纠纷的争议焦点，协助企业预判商标管理的风险，以供参考。
商标权人违反诚实信用原则，恶意取得或行使商标权，可能构成权力滥用
裁判主旨：商标权人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，恶意取得或行使商标权并主张他人侵权的，人民法院将其认定为权利滥用，对其诉讼请求不予支持
案例分析：北京芭黎贝甜企业管理有限公司诉上海汉涛信息咨询有限公司侵害商标权纠纷案——（2019）沪73民终5号
上诉人北京芭黎贝甜企业管理有限公司上诉指称，其享有“芭黎贝甜”商标的注册商标专用权。被上诉人上海汉涛信息咨询有限公司经营的大众点评网上有大量“巴黎贝甜”店铺信息，与上诉人注册商标构成近似商标；被上诉人网站展示团购、外卖等属于广告推销行为，与上诉人商标核定使用的服务构成类似，其行为构成商标侵权。同时，被上诉人在其网站上为“巴黎贝甜”商铺提供订餐等服务，为第三人侵权提供了便利，其在收到起诉材料后未断开链接，反而与第三人联合进行不侵权抗辩，构成帮助侵权。
经法院审理查明，上诉人于2014年7月24日申请注册涉案商标，但并未实际使用，且被上诉人网站上的涉及商标的店铺信息均由第三人上传，与涉案商标不构成相同或类似服务，不构成侵权。在上诉人申请注册涉案3个商标前，第三人及其关联公司早已开始在饼店经营中使用“巴黎贝甜”标识，在全国开设了大量饼店，实施了形式多样、范围广泛的宣传推广，获得了行业内的大量荣誉，对于烘焙行业的相关公众而言，“巴黎贝甜”标识与第三人及其关联公司之间建立了稳定的联系，属于其在先使用的有一定影响的商标。上诉人及其关联公司上诉人及其关联公司将第三人在先使用的有一定影响的商标稍作修改后进行商标注册，且不实际使用而在网上兜售的行为具有不正当性，提起本诉有涉嫌权力滥用之嫌。
实践中，商标权人的权力滥用主要分为以下几种：没有使用意图而注册商标、通过不正当手段注册商标、囤积商标、恶意投诉、恶意售卖等滥用商标权的，均属违反诚实信用原则的行为；且存在权力滥用的主体，其申请注册商标的行为往往也存在不当之处，通过恶意抢注等行为，侵犯他人在先使用的商标权利。
纵观本案，法院认为，在上诉人及其关联公司申请注册涉案注册商标前，第三人在西饼店上使用的“巴黎贝甜”标识已经产生了一定的影响，上诉人及其关联公司对此不可能不知情；即便如此，上诉人还是在存在明显恶意的前提下申请注册与涉案商标近似的注册商标；且根据上诉人及其关联主体注册多个商标且获准注册后未在经营活动中实际使用反而通过网络兜售商标等事实，可以认定上诉人及其关联公司申请注册涉案商标不具有使用意图，是在采用囤积商标的方式而谋取不正当利益，可以认定上诉人在取得涉案商标及行使权力的过程中，明显违背诚实信用原则，法院驳回其诉讼请求。
案例分析：林明恺诉成都武侯区富运家具经营部侵害商标权纠纷案——（2018）最高法民再43号
再审申请人林明恺上诉指称，被申请人富运经营部不享有其所有商标的在先使用权。如果富运经营部想享有在先使用权必须满足《商标法》第五十九条第三款的规定，即“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”，富运经营部成立时间为2013年5月30日，再审申请人主张权利的商标申请注册日分别为2002年11月19日和2009年9月25日，被申请人显然不可能在林明恺商标注册前使用涉案的两商标，而富运经营部的经营者吴锡东的使用不能视为富运经营部的使用，请求法院撤销二审判决，依法改判或发回重审。
法院审理查明，再审申请人林明恺主张权利商标申请注册日分别为2002年11月19日和2009年9月25日，因此，判断富运公司在先使用的未注册商标是否具有“一定影响”，时间节点也应当分别掌握在这两个时间节点之前，对于其在这两个时间节点之后使用“理想空间”未注册商标的证据，不应予以考虑。对于2002年11月19日申请注册商标而言，被申请人的相关使用证据，尚不足以证明其未注册商标具有了“一定影响”。对于2009年9月25日申请注册商标，在案证据虽然能够证明被申请人对其进行了一定的使用，商标使用的证据相较于2002年11月19日已经有了明显的增加，但截至2009年9月25日，尚未达到具有一定影响的程度。
因此，即使仅考察被申请人在先对未注册商标的使用情况，亦不能得出被申请人可以依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩的结论。
在此基础上，无论富运经营部或吴锡东是否获得了富运公司的授权，均不能得出富运经营部基于商标法第五十九条第三款的规定而可以提出不侵权抗辩的结论。二审判决的相关认定缺乏事实和法律依据。再审申请人林明恺的相关再审申请理由成立，依法应予支持。
本案中，法院对构成先使用抗辩的要件进行了分析，根据《商标法》第五十九条第三款的规定，在先使用人不侵权抗辩的成立需要满足五个要件：
一是使用相同或者近似商标时间在先，要早于商标注册人申请商标注册的时间；
三是在先使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的标志；
四是在先使用具有一定影响，要求该影响在商标注册人申请注册日和使用日之前就已经具有；
五是需在原有范围内使用，主要考量商标使用的地域范围和使用方式。
在满足上述五个要件后，被控商标侵权人可以行使不侵权的抗辩，保障自身的正当使用权利。
行为人如存在对驰名商标产生淡化影响的行为将被认定为商标侵权
案例分析：路易威登马利蒂诉深圳市罗湖区粤华汽配市场宝昌汽配商行侵害商标权案——（2016）粤民终1108号
上诉人路易威登马利蒂指称，其所拥有的涉案注册商标在全世界范围内（包括中国）享有极高的知名度和声誉，根据相关司法解释，人民法院在酌定赔偿数额应当考虑商标的声誉；上诉人宝昌汽配商行在其店铺销售使用涉案商标的遮阳挡，该侵权商品做工粗劣，极大地损害了路易威登马利蒂商标的声誉，请求法院依法改判。
上诉人深圳市罗湖区粤华汽配市场宝昌汽配商行指称，其经营的商店是个体零售商，经营方式是零售批发贸易，并非生产制造。被诉侵权商品都是其他机构合法购买，且进货时不知道是侵害注册商标专用权的商品，依法不应承担侵权赔偿责任，请求法院依法改判。
法院经审理查明，宝昌汽配商行在二审中提交的有关合法来源抗辩的证据均不属于新证据，且销售单不具备真实性、银行转账凭证亦不具备关联性，因此无法证明被诉侵权产品是合法来源于案外人，故宝昌汽配商行的合法来源抗辩缺乏事实依据，法院不予支持。且本案中，路易威登马利蒂所使用的商标已有28年之久，其大力宣传自身产品，又加上产品质量有所保障，因此其注册商标在中国已具有较高的知名度，可以认定为驰名商标；而宝昌汽配商行所销售的产品虽不在注册商标核定使用的范围内，但其行为会冲淡注册商标的绝对显著性，影响注册商标与其核准使用的商品、服务之间的特定联系，进而导致消费者对原注册商标的质量产生质疑，削弱了注册商标在公众心目中的形象和影响，驰名逐渐会退化成平庸，因此，法院将此种行为认定为商标侵权。
结合本案，对拥有驰名商标的企业需要特别提醒，驰名商标中会涉及跨类保护，即使侵权的产品并未涉及到注册商标的核定使用范围，但因为驰名商标的社会影响，大众在购买任何与其注册商标一致的产品时，都会认为其与驰名商标存在不可分割的联系，由此产生的涉及质量、价格等纠纷都会影响到真正的驰名商标的声誉，从而导致其价值降低，逐渐失去其驰名的特性，企业对驰名商标需要投入更多的关注，保障其驰名特性。
商标侵权纠纷的争议焦点不仅仅局限于本文中所论述的内容，企业在注册及行使商标权的过程中，会涉及到商标的续展、变更、转让、许可、注销等内外部程序，如想要有效避免程序中的风险，除企业自身产品的质量保障外，还可以通过完善内部商标管理制度的方式对企业商标的使用和管理进行合规规范，从“人、规、序”三方面入手，建立企业内部专人商标负责制，完善企业内部商标规范，搭建内外连接畅通的商标管理流程，有效避免商标的侵权与被侵权，确保企业商标使用的合法合规性。
